Από το 2007, η Ferrari SpA είναι κάτοχος του λεκτικού σήματος TESTAROSSA, ιδίως για αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και για μοντέλα αυτοκινήτων σε κλίμακα (παιχνίδια).
Κατόπιν εξέτασης δύο αιτήσεων ακύρωσης του σήματος TESTAROSSA, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποφάσισε να ανακαλέσει τα δικαιώματα της Ferrari επί του εν λόγω σήματος. Διαπίστωσε ότι, για συνεχή περίοδο πέντε ετών, μεταξύ 2010 και 2015, το εν λόγω σήμα δεν είχε τεθεί σε «πραγματική χρήση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα προϊόντα για τα οποία είχε καταχωριστεί.
Στις αποφάσεις του, το Γενικό Δικαστήριο, το οποίο εξέτασε τις προσφυγές της Ferrari, ακυρώνει τις αποφάσεις του EUIPO.
Όσον αφορά τα αυτοκίνητα Testarossa, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι κατασκευάστηκαν μεταξύ 1984 και 1996, μετά την οποία περίοδο μόνο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα διατέθηκαν στην αγορά από αντιπροσώπους ή διανομείς εξουσιοδοτημένους από τη Ferrari. Σχετικά με αυτό, επισημαίνει ότι η χρήση του σήματος από τον δικαιούχο του σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του – να εγγυάται την ταυτότητα της προέλευσης των προϊόντων για τα οποία καταχωρίστηκε – κατά την επαναπώληση μεταχειρισμένων προϊόντων μπορεί να συνιστά
«πραγματική χρήση». Αυτό ισχύει και για τη χρήση του από τρίτους με τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του δικαιούχου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς αυτοκινήτων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι η πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από έμπορο ή διανομέα εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούχο του εν λόγω σήματος μπορεί να αναγνωριστεί ως έχουσα πραγματοποιηθεί με τη σιωπηρή συγκατάθεση του τελευταίου, λόγω της ύπαρξης εξουσιοδότησης που δημιουργεί σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρειών. Ο σύνδεσμος αυτός προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος του σήματος έχει εξουσιοδοτήσει τον εξουσιοδοτημένο έμπορο ή διανομέα να το χρησιμοποιεί. Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η Ferrari συμμετείχε στην πώληση ορισμένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Testarossa από τους εν λόγω εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή διανομείς μέσω μιας υπηρεσίας πιστοποίησης της γνησιότητας των εν λόγω οχημάτων.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ferrari απέδειξε ότι είχε συναινέσει σιωπηρά στη χρήση του αμφισβητούμενου σήματος από τρίτους.
Όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα, το Δικαστήριο παρατηρεί, επίσης σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα, ότι το σήμα χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και διανομείς. Επιπλέον, η υπηρεσία πιστοποίησης που προσφέρει η Ferrari περιλαμβάνει την επαλήθευση της εμπορικής προέλευσης των κύριων ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του μοντέλου Testarossa.
Το Δικαστήριο καταλήγει, συνεπώς, στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση έχει αποδείξει τη σιωπηρή συγκατάθεσή της για τη χρήση του εν λόγω σήματος από τρίτους.
Όσον αφορά τα οχήματα σε κλίμακα (παιχνίδια) (υπόθεση T-1104/23), το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η τοποθέτηση από τρίτο πρόσωπο ενός σημείου ταυτόσημου με ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα για παιχνίδια σε οχήματα σε κλίμακα, δεν μπορεί να απαγορευθεί, εκτός εάν επηρεάζει ή είναι ικανή να επηρεάσει τις λειτουργίες του εν λόγω εμπορικού σήματος, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς των οχημάτων σε κλίμακα.
Το Δικαστήριο θεωρεί ότι τρίτος μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σήμα χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση του εν λόγω σήματος στο μοντέλο αυτοκινήτου σε κλίμακα περιορίζεται στην ένδειξη προς το ενδιαφερόμενο κοινό ότι το προϊόν αυτό είναι πιστή αναπαραγωγή ενός πραγματικού αυτοκινήτου. Αντίθετα, όταν η χρήση του σήματος από τρίτο υπερβαίνει την απλή
υποδήλωση και αναφέρεται, για παράδειγμα, σε συμφωνία άδειας χρήσης που έχει συναφθεί με τον δικαιούχο του εν λόγω σήματος, θα εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από τον κατασκευαστή αυτοκινήτων ή από επιχείρηση
που συνδέεται οικονομικά με τον εν λόγω κατασκευαστή.
Μετά από ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του αμφισβητούμενου σήματος, το Γενικό Δικαστήριο σημειώνει ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου από τρίτους για μοντέλα αυτοκινήτων με την ένδειξη «Ferrari Official Licensed Product». Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι το σήμα χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του, η οποία είναι η εγγύηση της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων για τα οποία καταχωρίστηκε. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η χρήση του από τρίτους σε σχέση με τα μοντέλα αυτοκινήτων σε κλίμακα έγινε με τη σιωπηρή συγκατάθεση της Ferrari.
